Апгрейд норм по интеллектуальной собственности: внесены изменения в четвертую часть ГК

C 01 октября вступили в силу изменения в 4-ю часть Гражданского кодекса РФ, регулирующую   отношения в сфере прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В данной рассылке мы обратим внимание на те изменения, которые в первую очередь могут коснуться группы компаний при выстраивании договорных взаимоотношений по использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

И хотя большинство компаний вообще никак не оформляют использование или наличие нематериальных активов - практически в любом бизнесе они присутствуют. А оформление отношений в этой сфере является одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, причем не только имущественной, но и налоговой, и управленческой. 

Обозначим только ряд задач, которые могут быть решены с использованием интеллектуальной собственности в ходе структурирования бизнеса: 

 получение роялти, например, может стать альтернативой дивидендным выплатам собственнику бизнеса особенно в тех случаях, когда официально участником компании он не является;

 лицензионные платежи, выплачиваемые Хранителю активов, позволяют осуществлять таким образом финансирование приобретения им имущества. При этом в отличие, например, от аренды (рыночность стоимости которой легко проверяется), завышение размера лицензионных платежей доказать практически невозможно. Это связано со сложностью оценки как стоимости самого нематериального актива, так и его реальной ценности для компании-пользователя. Тем более порядок определения размера платежей может быть разнообразным: процент от выручки компании, твердая денежная сумма, единоразовая выплата и т.д.

Важно отметить, что учитывая особенности каждого объекта интеллектуальной собственности и договора по его использованию всегда необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • регистрировать ли объект в Роспатенте или использовать его без регистрации. Например, на изобретение можно получить патент, придав ему огласку, а можно без регистрации использовать как секрет производства и сохранить в тайне от третьих лиц:

Рис 1

  • кто будет владельцем объекта интеллектуальной собственности (это может быть и компания, и ИП,  физическое лицо - например, собственник бизнеса), в связи с чем имущественные риски и возможности налоговой оптимизации будут различаться;
  • кто непосредственно использует объект интеллектуальной собственности в своей деятельности (например, изобретения или ноу-хау могут принадлежать собственнику, а использоваться производственной компанией, торговой компанией, региональным представительством);
  • каким договором закрепить отношения между правообладателем и пользователем нематериального актива:
Рис 2
  • как определить вознаграждение за использование объекта (в процентах от выручки, твердой сумме и др.). При этом следует исходить из решения вопросов о том на какой компании необходимо, чтобы оседала прибыль, создаваемая с использованием объекта интеллектуальной собственности, на какие цели планируется использование платежей и т.д.
  • если речь идет о создании нематериального актива по заказу или в рамках трудовых отношений важно детально проработать все нюансы по передаче прав на актив заказчику/работодателю, выплате вознаграждения исполнителю/работнику, вопросы возможности использования ими созданного объекта и т.д.

Все указанные моменты необходимо продумывать и в том числе с учетом недавних изменений ГК РФ. 

Так, изменено определение понятия ноу-хау (секрета производства). Если раньше это могли быть сведения любого характера (в том числе, например, о способах осуществления профессиональной деятельности) и главными признаками признания их ноу-хау была коммерческая ценность и неизвестность третьим лицам, то теперь это могут быть только сведения в научно-технической сфере (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). 

На первый взгляд может показаться, что круг сведений, которые можно признавать ноу-хау значительно ограничен. Однако, с учетом того, что под научно-технической деятельностью понимается довольно обширная область (согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» это деятельность, направленная на решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем), предполагаем, что для большинства обладателей и пользователей ноу-хау существенно ничего не поменяется. 

При этом если ранее наличие секрета производства всегда сопровождалось обязательностью введения и соблюдения режима коммерческой тайны (что требовало оформления значительного объема документов, допусков, постоянного контроля за соблюдением режима и т.д.), то теперь владелец ноу-хау вправе сам устанавливать виды и количество способов защиты конфиденциальности сведений. Это существенно облегчает признание каких-либо коммерчески ценных сведений компании секретом производства с возможностью соответствующего оформления их использования, передачи в пользование третьим лицам и получения дохода. 

В части совместного владения несколькими субъектами одним нематериальным активом больше свободы дано правообладателям для урегулирования отношений между собой в соглашении. Наряду с вопросами распределения дохода, владения объектом, они самостоятельно могут определять  кто и какими способами вправе распоряжаться (п. 3 ст. 1229) результатом интеллектуальной деятельности. Таким образом, совладельцы могут возложить все вопросы по использованию объектом, заключению договоров и т.д. на кого-то одного из них. Это позволяет максимально точно отразить в соглашении действительные отношения и роли совладельцев в части управления нематериальным активом. 

Еще одним важным изменением является изменение порядка регистрации интеллектуальных прав, договоров, связанных с результатами интеллектуальной деятельности. 

С 01 октября регистрации подлежит не договор (лицензионный, франчайзинга и т.д.), а переход/предоставление права использования. И хотя пока еще Роспатент ничего не поменял в порядке регистрации лицензионных и иных договоров и принимает все документы по старым требованиям, вскоре следует ожидать изменения регламента работы по регистрации, на что необходимо обращать внимание. 

В части урегулирования отношений между работником и работодателем появилась возможность заключения между ними лицензионного договора (на условиях простой лицензии). Таким образом, при сохранении за работником исключительных прав на нематериальный актив, лицензионным договором возможно определить, срок, способы использования работодателем актива и размер вознаграждения, выплачиваемый за это работнику. Ранее такой возможности не существовало - работодатель мог использовать созданный объект только теми способами, которые оговаривало служебное задание. Это позволит, в частности, компании-работодателю не ставить нематериальный актив на свой учет, что связано с необходимостью формирования его первоначальной стоимости, дальнейшей амортизации и т.д. А поскольку зачастую отсутствует учет затрат на ниокр, сложно определить стоимость актива.  С другой стороны для ценных ключевых сотрудников лицензионные платежи могут стать дополнительным мотивирующим бонусом от компании. 

Поскольку с лета этого года предусмотрена возможность залога объектов интеллектуальной собственности - теперь возможно и обращение взыскания на исключительные права - патенты, товарные знаки и т.д. С учетом их возможной весомой стоимости, а иногда и ключевого значения для бизнеса - значение введения данной нормы велико. 

Залог становится еще одним основанием, наряду с договором об отчуждении, для передачи исключительного права и смены правообладателя, а объекты интеллектуальной собственности могут служить средством обеспечения по обязательствам, что увеличивает ценность активов бизнеса. 

Отдельно следует обратить внимание на изменение норм в части предоставления права пользования нематериальным активом на условиях исключительной лицензии. Согласно новой редакции ГК РФ если иное не будет указано в договоре факт исключительной лицензии означает и запрет самому правообладателю (собственнику объекта интеллектуальной собственности) на период действия договора использовать переданный объект. 

Особенно важно обращать внимание на возможность такого запрета при передаче права пользования третьему лицу (например, по договору франчайзинга). Как правило, продвижение товаров и услуг под своей торговой маркой через контрагентов не предполагает, что сам собственник перестанет ее использовать. Однако неуказание на это в договоре с условием об исключительной лицензии может повлечь за собой претензии со стороны пользователя и соответствующие финансовые потери. 

Подводя итоги анализа можно говорить о том, что хотя на первый взгляд существенно значимых для деятельности бизнеса изменений не произошло, многие из них увеличили свободу действий сторон по урегулированию отношений в данной сфере, что позволяет наиболее оптимально для каждой отдельной компании решить для себя вопросы владения, использования и оформления объектов интеллектуальной собственности в решении задач налоговой оптимизации, имущественной безопасности и владельческого контроля.

Обсудить материал с автором...
 

Другие наши материалы Вам в помощь: 

1. Участие Группы компаний в тендерах: применимые договорные конструкции. 

2. Особенности уплаты НДС в простом товариществе 

3. Вперед батьки в пекло? Или об использовании льгот по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

4. Преимущества использования ИП в Группе компаний 

5. Технологиям - особое место. Обособление интеллектуальной составляющей бизнеса в Группе компаний (кейсы из нашей практики)

6. Стартап в законе! Как "упаковать" новый проект?

7. Рекламные расходы в Группе компаний: учитываем полностью!